Покрокова реєстрація торговельної марки в Україні

Крок 1: Визначення класів за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (МКТП)

ТМ завжди реєструється щодо певних товарів і послуг. Категорії товарів і послуг розділені на 45 категорій, які називаються класами, тому першим кроком є точне визначення сфери діяльності бренду і відповідних їй класів. ТМ захищається в межах обраних товарів і послуг певного класу, а на інші сфери захист бренду не буде поширюватися. Крім того, додати нові класи чи товари з послугами до обраного класу після подання заявки неможливо. Як результат, підбір класів є ключовим етапом для успішної реєстрації ТМ.

Крок 2: Пошук на тотожність і схожість ТМ (попередній пошук)

Перед поданням заявки доцільно провести пошук, щоб побачити вже подані на реєстрацію або зареєстровані подібні чи ідентичні ТМ у тій самій сфері. Наявність подібних ТМ може бути перешкодою в реєстрації, оскільки не можуть бути зареєстровані ТМ, які схожі до ступеня змішування. Пошук допоможе оцінити ризики відмови у реєстрації та прийняти підприємцю зважене рішення щодо подання заявки на реєстрацію чи внесення змін до бренду для збільшення шансів успішної реєстрації ТМ.

Крок 3: Підготовка та подання заявки

Зареєструвати ТМ можна як на фізичну особу, так і на компанію.. Заявка подається до Національного ІР-офісу (УКРНОІВІ). Варто зазначити, що заявка на ТМ в Україні від нерезидента обов’язково подається через представника у справа інтелектуальної власності, який зареєстрований відповідно до законодавства (патентний повірений). 

Крім того, до заявки додається довіреність на представника, якщо її подає представник, та окремо зображення бренду. За подання заявки сплачується збір, що становить 4000 грн за кожний клас (3000 грн при поданні заявки онлайн). Також можуть бути додаткові збори за подачу заявки у кольорі, декілька особами, при завершення реєстрації тощо. Строк реєстрації ТМ в Україні законом не встановлений та за практикою останніх років становить 18-24 місяці.

Крок 4: Процес реєстрації заявки

УКРНОІВІ перевіряє матеріали заявки на відповідність вимогам законодавства (формальним вимогам), а також на відповідність критеріям охороноздатності та відсутності конфлікту з раніше зареєстрованими ТМ (перевірка по суті). При виявленні схожих або тотожних знаків заявнику можуть надіслати попередню відмову, що не є остаточним рішенням. Щоб продовжити реєстрацію заявнику слід подати відповідь на відмову з доказами використання бренду. Для цієї дії слід залучити фахівця у галузі IP, щоб врахувати особливості поданого позначення та протиставлених ТМ, практичні аспекти відповіді на подібні рішення, підготовку необхідних доказів. Остаточну відмову у реєстрації ТМ можна оскаржити в Апеляційній палаті УКРНОІВІ чи в суді.

Крок 5: Завершення реєстрації

Щоб завершити реєстрацію ТМ, заявнику необхідно сплатити збір за публікацію та державне мито, які не є значними. Після завершення реєстрації власник отримує свідоцтво в електронному вигляді. Свідоцтво підтверджує наступні права власника ТМ:

• право на виключне використання слова та/або логотипу;
• право дозволяти або забороняти використання ТМ;
• право вимагати припинення використання ТМ іншими особами;
• право передати права на ТМ повністю чи частково, надати дозвіл (ліцензію) на використання бренду;
• право на реєстрацію доменного імені в домені верхнього рівня .ua.

Крок 6: Дії після завершення реєстрації ТМ

Строк дії ТМ – 10 років з дати подання заявки на реєстрацію, а не з дати реєстрації. Якщо власник ТМ бажає продовжити реєстрацію ще на 10 років, йому потрібно сплатити збір за продовження у розмірі 12 000 грн за 1 клас та 1 200 за кожен наступний клас, які зазначені у свідоцтві. Строк сплати цього  збору – протягом 6-ти місяців до закінчення строку дії ТМ. У разі несплати збору, свідоцтво буде визнане недійсним.

Крім того, торговельну марку слід використовувати саме в тому вигляді та стосовно тих товарів і послуг, для яких вона зареєстрована. Інакше є ризик судового оспорювання реєстрації, що може призвести до втрати свідоцтва щодо усіх зареєстрованих товарів/послуг чи частини. До того ж, у разі безперервного невикористання ТМ частково чи повністю протягом 5-ти років, будь-хто може звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Висновок

Реєстрація торговельної марки – це надійний спосіб захисту бізнесу від недобросовісної конкуренції та неправомірного використання бренду. Правильне проходження всіх етапів процедури допоможе уникнути зайвих труднощів і забезпечити правову охорону знака відповідно до встановлених вимог. Команда Barbashyn Law Firm займається реєстрацією ТМ протягом багатьох років та буде рада супроводити реєстрацію саме вашого бренду.