Права на ІТ-продукт: як передати права за минулі періоди та налаштувати подальшу передачу прав?

Судовий кейс як сигнал ризиків для ІТ-бізнесу

 Успішний позов Oracle проти SAP привернув увагу багатьох щодо порушення прав інтелектуальної власності в ІТ-сфері. Цей спір розглядався у США, зокрема у федеральному суді штату Каліфорнія.

Спочатку суд присудив 1,3 млрд доларів США, а згодом — компенсацію 365,7 мільйонів доларів, що наочно демонструє масштаб можливих негативних наслідків. Цей кейс підтверджує, що передача прав на ІТ-продукт має бути оформлена своєчасно, а не після запуску продукту чи виникнення конфлікту.

За відсутності чітко переданих прав навіть повністю оплачений продукт може стати джерелом серйозних юридичних і фінансових ризиків для бізнесу.

Таким чином, якщо розробник не передав майнових прав, то для ІТ-продукту це може мати певні негативні наслідки під час:

• продажу;
• використання як об’єкта інвестицій.

І як наслідок:

• обмеженість прав замовника в доопрацюванні функціоналу/внесенні змін до коду чи інтеграції з іншими продуктами;
• розробник може вимагати додаткову оплату за використання ІТ-продукту;
• розробник матиме право звернутися до суду з вимогами про припинення порушення прав на ІТ-продукт (заборонити використання) та/або стягнення компенсації.

За даними EUIPO (Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу), порушення прав інтелектуальної власності спричиняють значні економічні втрати для бізнесу, як-от втрата обороту (36%) та шкода репутації компанії (31%).

Однак найбільш часто згадуваним наслідком такого порушення стало усвідомлення необхідного захисту прав інтелектуальної власності (про це повідомили 46% малих і середніх підприємств, які зазнали порушення).

Варіанти оформлення співпраці з розробниками

Тож правильне оформлення співпраці замовника з розробником є базовою умовою правової стабільності ІТ-проєкту.

Існує декілька варіантів оформлення співпраці, серед яких найбільш розповсюджені:

• Трудовий договір; є оптимальним рішенням для постійної розробки ІТ-продукту, оскільки забезпечує кращий захист і структурування прав інтелектуальної власності, а також спрощує взаємодію й підтвердження результатів роботи.
• Договір про надання послуг; доцільний у разі залучення фрилансерів або зовнішніх виконавців для створення ІТ-продукту, забезпечує гнучкість співпраці й оптимізацію витрат, однак потребує чіткого й детального врегулювання передачі прав інтелектуальної власності, а також належного документального підтвердження результатів виконаних робіт.

Водночас якщо ваша співпраця з розробником перебуває на етапі, коли ІТ-продукт вже створено і планується створення нових, то для структуризації бізнесу та уникнення негативних ризиків радимо укласти одночасно:

• договір про передачу майнових прав (щодо створеного ІТ-продукту);
• договір про надання послуг та передачу майнових прав (задля врегулювання автоматичного переходу майнових прав на майбутнє).

Ключові умови договору про передачу майнових прав

Під час укладання договору про передачу майнових прав варто звернути увагу на такі ключові моменти:

Насамперед, необхідно детально описати ІТ-продукт, тобто зазначити відомості, що дозволяють ідентифікувати ІТ-продукт: вказати посилання на GitHub, GitLab, Jira, Bitbucket тощо.

Показовим прикладом складнощів при передачі прав інтелектуальної власності є судовий спір між Star Athletica та Varsity Brands. Компанія Varsity Brands, лідер ринку форми для черлідингу, подала до суду на Star Athletica за копіювання дизайнів (смужок, зигзагів і ромбів) на спортивній формі. Однак Star Athletica стверджувала, що ці елементи є функціональними і не можуть бути об’єктом авторського права, оскільки одяг — це «корисна річ».

Верховний суд США став на бік Varsity Brands і сформулював тест на «роздільність», згідно з яким дизайн на корисній речі (як-от одяг чи меблі) захищається авторським правом, якщо:

1. його можна уявити як окремий твір мистецтва (наприклад, картину на полотні);
2. самостійна цінність: він не втрачає своєї художньої цінності, якщо його «зняти» з предмета.

Цей кейс наочно демонструє, що при передачі прав на продукт неможливо обійтись загальними фразами. Недостатньо просто сказати «я передаю права на форму».

Треба чітко описати об’єкти, щоб у майбутньому суд не сказав, що ці права взагалі не підлягають передачі як окремий об’єкт ІВ.

• Ідентифікувати автора ІТ-продукту, зазначивши його дані, включаючи електронну пошту та нікнейм.
• Важливо чітко окреслити обсяг майнових прав: можна передати повністю або частково. При частковій передачі майнових прав ті майнові права, які не зазначені в договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.
• Правильно зафіксувати момент передачі: доцільно прямо пов’язати його з моментом підписання акта приймання-передачі. Якщо ж цього не зазначити в договорі, то майнові права вважатимуться переданими з моменту (дати) укладення договору.

У Люксембурзі, зокрема, Касаційний суд підтвердив, що передача прав на програмне забезпечення не відбувається автоматично ані через оплату розробки, ані через встановлення продукту в системі замовника. Суд наголосив, що майнові права інтелектуальної власності мають передаватися тільки на підставі чіткого письмового договору, а за його відсутності вважається, що права залишаються за автором. Цей підхід застосовується навіть до програм, створених на замовлення або в межах трудових відносин.

Як приклад, кейс Anthony Levandowski vs. Waymo (Google), що ілюструє ризики «токсичних активів». У 2016 році інженер Ентоні Левандовскі звільнився з Google (який пізніше став Waymo), викравши 14 000 конфіденційних файлів для власного стартапу Otto, який за пів року придбав Uber за $680 млн. Виявивши схожість технологій LiDAR, Google ініціював суд, що завершився для Uber мировою угодою на суму $245 млн (0,34% акцій) і забороною на використання розробок Waymo. Сам Левандовскі отримав штраф у $179 млн і 18 місяців ув’язнення (пізніше отримав помилування від Дональда Трампа).

Цей прецедент доводить, що, купуючи стартап, ви берете повну відповідальність за походження його інтелектуальної власності. Якщо права не були належним чином передані від попереднього роботодавця, продукт стає своєрідною юридичною пасткою, що може вартувати покупцеві величезних фінансових втрат.

• Зазначити гарантії замовника: це положення узабезпечить таку сторону в майбутньому на випадок пред’явлення до нього претензій від розробника та/або третіх осіб.

Висновок

Таким чином, правильне оформлення передачі прав на ІТ-продукт є насамперед інструментом контролю над набутим об’єктом інтелектуальної власності, а не формальною вимогою. Воно визначає, хто саме має законне право розпоряджатися результатами розробки, ухвалювати рішення щодо подальшого використання продукту та захищати його від неправомірних дій третіх осіб.

Лише правильно оформлені майнові права інтелектуальної власності надають замовнику можливість повноцінно володіти ІТ-продуктом: не лише використовувати його у власній діяльності, а й комерціалізувати — продавати, ліцензувати, масштабувати або залучати інвесторів. За відсутності такого оформлення навіть успішний із технічного погляду продукт може стати джерелом юридичних і фінансових ризиків для бізнесу.

Опубліковано AIN

Посилання на статтю