Нюанси та рекомендації реєстрації ТМ в ЄС

Barbashyn Law Team Роман Ткань - юрист Barbashyn Law Firm, Анастасія Владієва, молодший юрист Barbashyn Law Firm
7 Грудня, 2023 6 хвилин для читання
7 Грудня, 2023 6 хвилин для читання

Зареєстрована торговельна марка в ЄС є бажаним об’єктом для багатьох підприємців, які ведуть діяльність та території Союзу чи планують свою діяльність там. ТМ дозволяє відрізняти товари і послуги від товарів і послуг інших осіб. Наявність зареєстрованої ТМ надає можливість її власнику на законних підставах забороняти іншим особам використовувати свій бренд та вимагати відшкодування збитків за порушення. 

 

У цій статті розглянемо, які є нюанси у реєстрації ТМ на території ЄС та рекомендації для заявників.

Особливості реєстрації

Подати заявку може будь-яка фізична особа чи компанія. Існують два способи подання заявки в ЄС:

  1. Заявники-нерезиденти ЄС можуть подати заявку напряму до Європейського відомства (EUIPO) через юристи або патентного повіреного з ЄС.
  2. На основі національної (базової) заявки через Всесвітню організацію інтелектуальної власності (WIPO) шляхом розширення території дії. Наприклад такою заявкою, може бути заявка подана на реєстрацію ТМ в Україні. Залучати юриста або патентного повіреного з ЄС у такому разі не потрібно.

Для складання та подання заявки потрібно надати перелік класів та контактні дані заявника англійською мовою:

– ім’я та прізвище або найменування заявника;

– адреса місця проживання/реєстрації фізичної особи чи місцезнаходження компанії.

Вартість подання заявки напряму до EUIPO включає, окрім винагороди представнику, офіційний збір за подання заявки. Розмір збору залежить від кількості класів: за 1 клас сплачуються 850 євро. Якщо заявка охоплює два класи, додатково сплачується збір у розмірі 50 євро. За кожен наступний клас після другого, додатковий збір становить 150 євро. 

Якщо подавати заявку до WIPO на основі української заявки, сплачується:

– збір за міжнародну заявку до органу інтелектуальної власності України у розмірі 2400 грн (~60 євро);

– збір WIPO, який залежить від кількості класів, від того, чи подається кольоровий або чорно-білий логотип та територій, на які буде розширюватися дія ТМ (базовий збір WIPO для ЄС – 653 швейцарських франків);

– винагорода представнику.

Однак варто відзначити, що під час процесу реєстрації іноді можуть виникати додаткові витрати. Як приклад це, можуть бути витрати на відповіді на запити EUIPO або WIPO, щодо корегування заявки або відповіді на заперечення. Більш детально про ці процеси розкажемо далі.

Після того, як була подана заявка на ТМ та сплачені збори, EUIPO перевіряє подані матеріали заявки на відповідність вимогам закону та чи є підстави для відмови у реєстрації. Якщо будуть неточності у заявці чи неповні дані, Відомство повідомляє про це заявника. У разі ненадання необхідних даних чи відповіді на запит, у реєстрації може бути відмовлено. Далі заявку опубліковують в офіційному бюлетені Відомства, щоб інші особи могли ознайомитися з нею та подати заперечення проти реєстрації протягом 3 місяців. У разі отримання заперечення, особа має довести унікальність свого позначення та доцільність реєстрації. Заявка може бути відхилена, якщо рішення приймають не на користь заявника. 

Строк реєстрації займає в середньому 5-8 місяців. Якщо є перешкоди у реєстрації, такі як додаткові запити від Відомства чи заперечення інших осіб, строк реєстрації може тривати довше. 

Відомство видає свідоцтво про реєстрацію ТМ лише в електронному форматі.

Дія ТМ буде поширюватися на усі держави-члени ЄС, включаючи й ті, які можуть приєднатися після реєстрації ТМ.

Реєстрація дійсна протягом 10 років від дати подання заявки. Після закінчення цього періоду свідоцтво може бути продовжена ще на 10 років без обмежень за кількістю разів. 

Рекомендації

Перед поданням заявки необхідно провести попередній пошук, оскільки ринок ЄС перенасичений та яке б унікальне позначення не планувалося на подачу, є велика ймовірність знайти подібну ТМ на території ЄС, власник якої може заперечувати проти Вашої реєстрації. Якщо в одній з країн-членів ЄС буде відмовлено у реєстрації, рішення про відмову буде автоматично прийнято й у всіх інших країнах ЄС.

Оберіть один варіант подання заявки – напряму до Європейського відомства чи через Мадридську систему на основі української заявки. Не потрібно подавати дві заявки. Якщо потрібна заявка у 2-х чи 3-х країнах-членах ЄС, дешевше та швидше буде отримати реєстрацію через Європейське відомство, а не подавати декілька заявок до національних відомств. Варто подавати окрему заявку до ЄС, якщо комерційна діяльність ведеться тільки на території країн ЄС та не планується розширення території діяльності. Іншою перевагою подання заявки напряму до Європейського відомства є можливість отримати відшкодування збору за заявку (грант).

Європейські, українські малі та середні підприємства отримують 75% знижки на реєстрацію ТМ в ЄС. Це дозволяє зекономити 637 євро при поданні однієї заявки. Пільги були запроваджені завдяки ініціативі EUIPO під назвою “SME Fund 2023 Ideas Powered for Business“. Ця програма має на меті сприяти малим і середнім підприємствам у захисті їхніх прав інтелектуальної власності. 

Однак, програма SME Fund 2023 Ideas Powered for Business має обмежений термін дії з 23 січня 2023 до 8 грудня 2023 та обмежений бюджет.

Можливо подати міжнародну заявку через Мадридську систему на основі європейської заявки. Такий варіант реєстрації може мати місце, якщо Ви отримали відмову у реєстрації української заявки або заперечення проти реєстрації, якщо немає базової заявки в Україні та вона є неактуальною. Іншою перевагою такого способу подання заявки є просте та недороге розширення території дії європейської ТМ, оскільки подавати окремі заявки в інші країни не потрібно.

Перелік товарів та послуг має бути поданий англійською мовою. Не слід їх перекладати самостійно, адже у такому разі Ви отримаєте додаткові запити від Відомства щодо уточнення переліку, що може призвести до додаткових витрат. Потрібно вибирати готові позиції з Міжнародної класифікації товарів та послуг (Nice Classification) та вказувати їх в алфавітному порядку.

Заперечення від власників інших ТМ проти Вашої ТМ не означає остаточної відмови у реєстрації. Наявність доказів тривалого використання бренду в ЄС суттєво збільшує шанси отримати рішення про реєстрацію. Тому, не рекомендуємо подавати заявку на реєстрацію позначення, яке було придумане зовсім нещодавно та ще не використовувалося в господарській діяльності.

 

Висновок

Реєстрація торговельної марки на території Європейського Союзу має свої нюанси, а саме обмежений 3-місячний період часу на опозицію, відносно простий та швидкий процес реєстрації, видання лише електронного свідоцтва, можливість отримати відшкодування збору тощо. 

Подання заявки за міжнародною Мадридською системою характеризується вищою вартістю зборів, необхідністю мати базову заявку, натомість існує можливістю розширити дію ТМ на інші території. 

Ми маємо великий досвід у реєстрації ТМ в ЄС та зможемо врахувати всі особливості для отримання позитивного рішення у найкоротші строки.

Поділитися