Подолання заперечень та відмов в реєстрації торговельних марок в Україні

Ознайомтесь із запереченням або відмовою

Першим кроком у подоланні заперечень або відмови є ретельне ознайомлення з письмовим повідомленням, отриманим від органу інтелектуальної власності. Варто докладно проаналізувати причини, що лежать в основі заперечення або відмови, і зрозуміти, які конкретно вимоги не були виконані.

Частіше за все причиною для відмови або заперечення можуть стати наступні підстави:

• ТМ не має розрізняльної здатності або не набула такої внаслідок використання.

Так, не можуть бути зареєстровані позначення, які складаються з однієї цифри, букви, геометричної фігури чи лінії. Реалістичне зображення товарів щодо яких реєструється ТМ також не має розрізняльної здатності.

• ТМ є описовою.

Описовим вважаються позначення, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, місце або час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. Наприклад, назва “Домашній мед” для виробництва меду.

• ТМ може ввести в оману споживачів, щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Наприклад, оманливим може бути визнаний знак з вказівкою made in Italy, хоча товар, який виробляється під цим знаком не має жодного відношення до Італії.

• ТМ ідентична або схожа з іншою ТМ.

Наприклад, якщо ви вирішили зареєструвати ТМ “Nike” для продажу спортивного одягу у реєстрації буде відмовлено, оскільки в Україні вже зареєстрована така ТМ.

Підготуйте мотивовану відповідь

Починаючи з дати отримання заперечення або повідомлення про попередню відмову, заявник має 2 місяці, щоб подати мотивовану відповідь, яка містить обґрунтовані причини, чому ТМ має бути зареєстрована. Строк подання відповіді може бути продовжений на підставі клопотання і сплати відповідного державного збору, але не більше ніж на 6 місяців.

Однак, на період воєнного стану всі строки зупинено, і відповідь може бути надана протягом дії воєнного стану та не пізніше 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, без сплати зборів за поновлення, подовження або продовження строків.

Відповідь подається письмовим листом у довільній формі. У листі обов’язково зазначаються реквізити: номер заявки, номер та дата повідомлення Відомства, на яке надається відповідь та підпис заявника.

Основна частина мотивованої відповіді повинна бути чітко структурованою і містити всі необхідні докази, аргументи та пояснення, які підтверджують придатність та унікальність вашої ТМ. Це може включати додаткову документацію, свідчення про використання знаку, довідки про популярність чи відмінність від інших знаків.

Наприклад, у разі відмови на підставі відсутності розрізняльної здатності, заявником можуть бути надані докази набуття розрізняльної здатності внаслідок використання.  Такими доказами можуть бути використання позначення в мережі інтернет, рекламні матеріали, відгуки клієнтів. До листа також можуть бути прикріплені договори, листи, акти, POS-продукція та інші матеріали в яких згадується ТМ. 

Однак, належними є докази використання до подання заявки на реєстрацію ТМ. 

У разі отримання заперечення або попередньої відмови на підставі схожості з іншою ТМ, заявник може аргументувати свою відповідь наступним:

• ТМ відрізняються між собою написанням, шрифтом, графічним оформленням.
• Надати докази використання своєї ТМ, до подання заявки, в результаті чого вона набула розрізняльної здатності та не може бути сплутана з іншими ТМ.
• ТМ використовуються в різних сферах. Наприклад заявник хоче зареєструвати ТМ “Сонечко” для продажу дитячого одягу, а протиставлена ТМ “Сонечко” використовується для продажу печива. Оскільки ТМ використовуються в різних сферах, то є низька ймовірність їх сплутування.

Висновки

Подолання заперечень та відмов в реєстрації ТМ в Україні може бути викликом, але з правильною стратегією та підходом можливо отримати рішення про реєстрацію. Ретельне дослідження, ефективна стратегія та обґрунтована відповідь можуть бути вирішальними факторами у процесі реєстрації. 

Ми з радістю беремо в роботу кейси по роботі над попередніми відмовами. Завдяки правильно збудованій стратегії захисту, належній підготовці доказів та складанню докладної відповіді спільно з нашими профільними юристами, вдається отримати позитивне рішення про реєстрацію ТМ.