Реєстрація кольору як торговельної марки: кейс авіакомпанії Wizz Air та правові виклики в Україні

Рішення суду першої інстанції

УКРНОІВІ свою відмову мотивували тим, що що заявлене позначення для послуг 39 класу МКТП (повітряне пасажирське перевезення; послуги авіакомпаній з перевезення)  не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання, а також не має характерного графічного виконання. Авіакомпанія не погодилася з рішенням та оскаржила його до суду, де суд першої інстанції погодився із доводами позивача, посилаючись на наступне: рожевий колір за заявкою № m201810403 набув розрізняльної здатності у сфері авіаперевезень у зв’язку з безперервністю його використання та можливістю рожевого кольору бути єдиним відмітним елементом, а відповідачем не було надано доказів існування на дату подання заявки № m201810403 інших авіакомпаній в України, які б використовували рожевий колір при наданні послуг 39 класу МКТП.

Апеляційне провадження

Апеляційний суд при перегляді рішення прийняв сторону відповідача за первісним позовом. Так, результати проведеного у 2021 році соціологічного опитування про рівень відомості споживачам рожевого кольору серед інших авіакомпаній  в даному випадку не можуть підтверджувати зазначену впізнаваність станом на 2018 рік (тобто на час подання заявки), оскільки дослідження не охоплює цей період. Суд у рішенні зазначив, що висновки судового експерта та експертизи спростовують доводи позивача про факт набуття рожевим кольором розрізняльної здатності у сфері авіаперевезень, безперервність його використання та можливість рожевого кольору бути єдиним відмітним елементом компанії позивача, і як наслідок, бути зареєстрованим як знак для товарів і послуг. Крім цього, рожевий колір або його відтінки використовуються на ринку авіаперевезень не лише позивачем, а й іншими авіакомпаніями, а саме: ісландською авіакомпанією WOW Air, канадською авіакомпанією JetWest, японською авіакомпанією Peach, таїландською авіакомпанією Nok Air, бразильською авіакомпанією Azul.

Касаційне провадження

Касаційний суд своїм рішенням залишив у силі рішення апеляційного суду. Рішення було мотивоване тим, що, коли на реєстрацію знака подається колір, обов`язковою умовою для відповідної реєстрації торговельної марки є з’ясування питання набуття позначення у вигляді кольору розрізняльної здатності при застосуванні цього позначення до заявлених товарів або послуг. При цьому, визначальним критерієм оцінки є тест на виконання заявленим кольором основної функції знака для товарів і послуг, а саме чи дозволяє колір, заявлений на реєстрацію як ТМ, споживачу без будь-якої ймовірності змішування вирізняти з-поміж інших товарів або послуг одного виробника від товарів або послуг іншого виробника. Споживачі мають однозначно сприймати безпосередньо такий колір (без додаткових графічних і словесних елементів) саме як знак для конкретних товарів або послуг, у зв`язку з чим для реєстрації кольору в якості знаку потрібні переконливі докази набутої розрізняльної здатності виключно кольору для заявлених товарів або послуг. Суд звертає увагу, що розрізняльна здатність набута шляхом використання допускається лише за виняткових умов, зокрема, коли кількість заявлених товарів та послуг є дуже обмеженою, а відповідний ринок дуже конкретний. Тобто, реєстрація кольору як ТМ можлива для дуже вузького кола чітко конкретизованих товарів або послуг.

Умови для набуття правової охорони

Ця справа демонструє, що для успішного отримання правової охорони кольору необхідно довести його однозначну асоціацію з певним брендом та здатність споживачів безпомилково ідентифікувати його як відмінну характеристику саме цього бренду. Важливим аспектом є наявність переконливих доказів, що підтверджують, що споживачі сприймають колір як самостійний розпізнавальний елемент без додаткових графічних чи словесних компонентів. Крім того, практика судових рішень свідчить, що реєстрація кольору як знаку для товарів і послуг можлива у випадках, коли сфера його застосування є вузькою та специфічною, а ринок обмеженим. Це пояснюється тим, що у таких випадках ймовірність змішування із загальновживаними кольорами в інших галузях значно знижується. 

Отже, можливо докази щодо довготривалого, безперервного використання кольору, впізнаваності ТМ серед споживачів саме у сфері авіаперевезень та відсутності аналогічного використання серед інших авіакомпаній на час подання заявки могли б збільшити шанси на успішну реєстрацію кольору як торговельної марки.

Порівняльний кейс

Схожа ситуація відбувалася із корпорацією «Рошен» та заявкою № m201710458. Компанія подала на реєстрацію червоний колір для товарів 16, 22, 30 класів МКТП, але також отримала відмову, якa потім була оскаржена у суді. Верховний суд у цій справі зазначив, що чим більша кількість товарів і послуг заявлена на реєстрацію, тим більша ймовірність необґрунтованого обмеження доступності кольорів для інших, які продають товари або послуги того ж типу, що й ті, щодо яких вимагається (заявляється) реєстрація, тобто для успішної реєстрації необхідно набуття розрізняльної здатності щодо кожного товару і послуг відповідно до заявленого класу МКТП.